Gerecht EU 22 oktober 2025, T-491/24, ECLI:EU:T:2025:976
Tekst
ARREST VAN HET GERECHT (Zesde kamer)
22 oktober 2025 ( *1 )
„Uniemerk – Oppositieprocedure – Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie – Beeldmerk CMS Italy – Oudere internationale beeldmerken die een naar links springende roofkat afbeelden – Relatieve weigeringsgrond – Inbreuk op de reputatie – Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 – Mate van bekendheid – Verplichting van het EUIPO om uitdrukkelijk rekening te houden met de gunstigste hypothese voor de voor dat bureau in het ongelijk gestelde partij – Zorgvuldigheidsplicht”
In zaak T‑491/24,
Puma SE, gevestigd te Herzogenaurach (Duitsland), vertegenwoordigd door M. Schunke en P. Trieb, advocaten,
verzoekster,
tegen
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door J. Ivanauskas en V. Ruzek als gemachtigden,
verweerder,
andere partij in de procedure bij de kamer van beroep van het EUIPO:
CMS Costruzione macchine speciali SpA, gevestigd te Alonte (Italië),
wijst
HET GERECHT (Zesde kamer),
ten tijde van de beraadslagingen samengesteld als volgt: M. J. Costeira, president, M. Kancheva (rapporteur) en P. Zilgalvis, rechters,
griffier: G. Mitrev, administrateur,
gezien de stukken,
gezien de schriftelijke vragen van het Gerecht aan verzoekster en aan het EUIPO en hun op respectievelijk 14 en 21 mei 2025 ter griffie van het Gerecht ingediende antwoorden,
na de terechtzitting op 19 juni 2025,
het navolgende
Arrest
1 Met haar beroep krachtens artikel 263 VWEU vordert verzoekster, Puma SE, vernietiging van de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 4 juli 2024 (zaak R 2215/2019‑5; hierna: „bestreden beslissing”).
Voorgeschiedenis van het geding
2 Op 21 december 2012 heeft de andere partij in de procedure bij de kamer van beroep van het EUIPO, CMS Costruzione macchine speciali SpA, de Europese Unie met een voorrangsdatum op 14 december 2012 aangeduid in het kader van het verzoek om bescherming van internationale inschrijving nr. 1150538.
3 Het merk waarvoor deze aanduiding is gedaan is het volgende beeldmerk:
4 Het aangevraagde merk betrof waren en diensten die vallen onder de klassen 7, 11 en 37 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij waren voor elk van deze klassen omschreven als volgt: – klasse 7: „Apparaten en werktuigmachines voor industrieel gebruik voor de vervaardiging van warmtewisselaars van alle typen”; – klasse 11: „Systemen en installaties voor verwarming, airconditioning, koeling, warmte-uitwisseling, ventilatie, stoomaanmaak, drogen”; – klasse 37: „Installatie, onderhoud en herstel van systemen, installaties en werktuigmachines voor industrieel gebruik voor de vervaardiging van warmtewisselaars van alle typen”.
5 Op 21 november 2013 heeft verzoekster krachtens verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de in punt 4 hierboven bedoelde waren en diensten.
6 De oppositie was met name gebaseerd op de volgende oudere merken (hierna: „oudere merken”): – het hieronder afgebeelde internationale beeldmerk, dat is ingeschreven op 17 juni 1992 onder nummer 593987 (hierna: „ouder merk nr. 1”) en naar behoren is vernieuwd, met werking in de Benelux, Bulgarije, Tsjechië, Estland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Finland en het Verenigd Koninkrijk, ter aanduiding van met name de volgende waren van de klassen 18, 25 en 28: – klasse 18: „Uit leder en kunstleder vervaardigde producten (voor zover begrepen in deze klasse); handtassen en andere etuis die niet geschikt zijn voor de producten die ze moeten bevatten alsmede kleine lederwaren, met name portemonnees, portefeuilles, sleuteletuis; handtassen, aktentassen, tassen voor opslag en boodschappentassen, schooltassen en boekentassen, kampeertassen, rugzakken, zakken, zakken voor wedstrijden, draagtassen, zakken voor opslag en reistassen uit leder en kunstleder, uit synthetisch materiaal, uit metaallegeringen en textielweefsels; reisnecessaires (lederwaren); schouderriemen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu’s, parasols en wandelstokken; zwepen, zadelmakerswaren”; – klasse 25: „Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; delen en onderdelen van schoeisel, zolen en correctiezolen, hakken, laarzenschachten; antislipzolen voor schoenen, noppen en spikes; voering en voor kleding vervaardigde zakken; korsetartikelen; laarzen, sloffen, slippers; eindproducten in de vorm van schoenen, stadsschoenen, sportschoenen, vrijetijdsschoenen, trainingsschoenen, jogging-, gymnastiek-, badschoenen en fysiologische schoenen (voor zover begrepen in deze klasse), tennisschoenen; leggings en beenkappen, leggings en beenkappen van leder, leggings, onderbeenwindels, beenkappen voor schoenen; trainingspakken, gymnastiekbroeken en -truien, voetbalbroeken en ‑truien, tennishemden en ‑broeken, bad‑ en strandkleding en ‑pakken, zwembroeken en zwempakken, waaronder bikini’s, sport‑ en vrijetijdskleding (waaronder gebreide kledingstukken en pakken en jerseys), ook voor lichaamstraining, joggen of voor duurlopen en gymnastiek, korte sportbroeken en lange sportbroeken, truien, pullovers, T-shirts, sweatshirts, tennis‑ en skikleding; trainingspakken en vrijetijdskleding, trainingspakken en kledingstukken voor alle weersoorten, kousen (breigoederen), voetbalsokken, handschoenen (kleding), waaronder handschoenen van leder, kunstleder of synthetisch leder, mutsen en petten, haarbanden en hoofdbanden, zweetbanden, sjerpen, omslagdoeken, halsdoeken, sjaals; ceintuurs, anoraks en parka’s, jekkers en regenjassen of ‑mantels, jassen, blouses, jasjes en colberts, rokken, onderbroeken en broeken, pullovers en bij elkaar passende ensembles bestaande uit combinaties van verschillende kledingstukken en ondergoed; ondergoed”; – klasse 28: „Spellen, speelgoederen, daaronder begrepen miniatuurmodellen van schoenen en van ballen (gebruikt als speelgoed); apparaten en toestellen voor fysieke training, gym en sport (voor zover begrepen in deze klasse); ski-, tennis‑ en visuitrusting; ski’s, skibindingen en skistokken; zijkanten voor ski’s, vellen voor ski’s; ballen voor spellen, daaronder begrepen ballen voor sport en voor spellen; halters, ballen, discussen, werpsperen; tafeltennis-, badminton‑ en squashrackets, slaghouten voor cricket, golfclubs en hockeysticks; tennisballen en tennisbalwerpers; rolschaatsen en schaatsen, schoenen voor rolschaatsen, ook met versterkte zolen; tafels voor tafeltennis; knotsen voor gymnastiek, hoepels voor sportdoeleinden, netten voor sportdoeleinden, doelnetten en netten voor ballen; sporthandschoenen (speeltoebehoren); poppen, poppenkleertjes, poppenschoeisel, petjes en mutsen voor poppen, riemen voor poppen, schorten voor poppen; kniebeschermers, elleboogbeschermers, enkelbeschermers en beenbeschermers (sportartikelen); kerstboomversieringen”; – het hieronder afgebeelde internationale beeldmerk, dat is ingeschreven op 30 september 1983 onder nummer 480105 (hierna: „ouder merk nr. 2”) en naar behoren is vernieuwd, met werking in de Benelux, Tsjechië, Frankrijk, Kroatië, Italië, Hongarije, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slovenië en Slowakije, ter aanduiding van de volgende waren van de klassen 18, 25 en 28: – klasse 18: „Schoudertassen en reistassen, reiskoffers en koffers, in het bijzonder voor sportuitrusting en ‑kleding”; – klasse 25: „Kledingstukken, laarzen, schoenen en pantoffels”; – klasse 28: „Spellen, speelgoederen; apparaten voor lichamelijke oefening, gymnastiek‑ en sportapparaten (voor zover niet begrepen in andere klassen), daaronder begrepen ballen (zijnde sportartikelen)”.
7 De aangevoerde oppositiegrond was die van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009. De oppositie was gericht tegen alle in punt 4 hierboven vermelde waren en diensten en was gebaseerd op alle door ouder merk nr. 2 aangeduide waren en op een deel van de door ouder merk nr. 1 aangeduide waren, te weten de waren van de klassen 18, 25 en 28. Bekendheid werd geclaimd voor alle waren waarop de oppositie was gebaseerd en voor alle landen waar de oudere merken bescherming genoten. Achttien documenten, waaronder eerdere beslissingen van de oppositieafdeling, zijn als bijlage bij de oppositie overgelegd om deze bekendheid te bewijzen.
8 Bij beslissing van 28 november 2014 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen op grond dat de bekendheid van de oudere merken niet was aangetoond.
9 Op 26 januari 2015 heeft verzoekster bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling. Zij heeft voor het eerst voor de kamer van beroep drie cd’s met bijlagen bestaande in twaalf documenten of reeksen documenten overgelegd om de bekendheid van de oudere merken te bewijzen.
10 Bij beslissing van 29 januari 2016 (hierna: „eerste beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep van het EUIPO het beroep verworpen op grond dat verzoekster geen bewijs had geleverd van de bekendheid van de oudere merken.
11 Bij beschikking van 22 mei 2019, Puma/EUIPO – CMS (CMS Italy) (T‑161/16, EU:T:2019:350), heeft het Gerecht de eerste beslissing vernietigd. Rekening houdend met de lering die is getrokken uit het arrest van 28 juni 2018, EUIPO/Puma (C‑564/16 P, EU:C:2018:509), betreffende een andere merkaanvraag, heeft het Gerecht ten eerste geoordeeld dat de kamer van beroep ten onrechte geen rekening had gehouden met de eerdere beslissingen van het EUIPO die verzoekster bij de oppositieafdeling had overgelegd om de bekendheid van de ingeroepen oudere merken te bewijzen, en ten tweede dat zij de in het kader van de beroepsprocedure overgelegde bewijzen ten onrechte buiten beschouwing had gelaten op grond dat zij niet-ontvankelijk waren.
12 Bij beslissing van 24 september 2020 (hierna: „tweede beslissing”) heeft de vierde kamer van beroep verzoeksters beroep tegen de afwijzingsbeslissing van de oppositieafdeling opnieuw verworpen.
13 Bij arrest van 5 oktober 2022, Puma/EUIPO – CMS (CMS Italy) (T‑711/20, niet gepubliceerd, EU:T:2022:604; hierna: „vernietigingsarrest”), heeft het Gerecht de tweede beslissing vernietigd. Na de vergelijking van de conflicterende merken te hebben bevestigd (vernietigingsarrest, punten 33‑80) heeft het Gerecht vastgesteld dat de kamer van beroep ten onrechte had geoordeeld dat de op ouder merk nr. 2 gebaseerde oppositie niet hoefde te worden onderzocht op de enkele grond dat dit merk in geringere mate overeenstemde met het aangevraagde merk dan ouder merk nr. 1. Dienaangaande heeft het Gerecht benadrukt dat de mate van overeenstemming tussen de tekens slechts één van de factoren is die relevant zijn voor de beoordeling van het bestaan van een verband in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, en dat bijgevolg de geringere mate van overeenstemming van ouder merk nr. 2 in het bijzonder kan worden gecompenseerd door een hogere mate van bekendheid (vernietigingsarrest, punten 97‑112). Bovendien heeft het Gerecht met betrekking tot ouder merk nr. 1 vastgesteld dat de kamer van beroep ten onrechte had geoordeeld dat het niet nodig was om de aan de oppositieafdeling overgelegde bewijzen inzake de bekendheid opnieuw te onderzoeken, met uitzondering van de eerdere beslissingen van de oppositieafdeling (vernietigingsarrest, punten 114‑136). Bijgevolg heeft het Gerecht de tweede beslissing vernietigd wat de oppositie op basis van oudere merken nr. 1 en nr. 2 betreft, omdat geen globale beoordeling was gemaakt van het bestaan en de mate van bekendheid van deze merken (vernietigingsarrest, punten 137‑144).
14 Bij de bestreden beslissing heeft de vijfde kamer van beroep verzoeksters beroep opnieuw verworpen. In de eerste plaats heeft zij, na te hebben opgemerkt dat zij een nieuwe globale beoordeling van het bestaan en de mate van bekendheid van de oudere merken diende te verrichten, de in het kader van de beroepsprocedure overgelegde aanvullende bewijzen aanvaard en geoordeeld dat het Gerecht in het vernietigingsarrest de vergelijking van de conflicterende merken had bevestigd. In de tweede plaats heeft de kamer van beroep, na alle bewijzen van de bekendheid van de oudere merken te hebben beoordeeld, daaronder begrepen de eerdere beslissingen van de oppositieafdeling en de aan haar overgelegde aanvullende bewijzen, vastgesteld dat het gezamenlijke onderzoek van de door verzoekster overgelegde bewijzen „op zijn minst” een gemiddelde mate van bekendheid van de oudere merken op het vlak van sportschoenen en sportkleding aantoonde, althans in Duitsland, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Tsjechië. In de derde plaats heeft zij de oppositie afgewezen op grond dat niet was aangetoond dat er een verband tussen de conflicterende merken bestond, ondanks de „op zijn minst” gemiddelde mate van bekendheid van de oudere merken. In de vierde plaats heeft zij „[v]olledigheidshalve” ook de oppositie afgewezen op grond dat verzoekster niet had aangetoond dat was voldaan aan de andere voorwaarden, te weten dat ongerechtvaardigd voordeel is gehaald uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken of afbreuk is gedaan aan dat onderscheidend vermogen of de reputatie ervan.
Conclusies van partijen
15 Verzoekster verzoekt het Gerecht: – de bestreden beslissing te vernietigen; – het EUIPO te verwijzen in de kosten, met inbegrip van de kosten van de procedure bij de kamer van beroep.
16 Het EUIPO verzoekt het Gerecht: – het beroep te verwerpen; – verzoekster te verwijzen in de kosten indien er een terechtzitting wordt gehouden.
In rechte
17 Tot staving van haar beroep voert verzoekster in wezen één middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009. Dit enige middel bestaat in essentie uit vier onderdelen, die betrekking hebben op, ten eerste, de overeenstemming van de conflicterende merken, ten tweede, de mate van bekendheid van de oudere merken, ten derde, het bestaan van een verband tussen de conflicterende merken en, ten vierde, het bestaan van een inbreuk op de reputatie van de oudere merken.
18 Krachtens artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 wordt na oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2 de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd, wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder Uniemerk een in de Unie bekend merk en in geval van een ouder nationaal merk een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.
19 Opdat het ingeschreven oudere merk in aanmerking kan komen voor de bij artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 geboden ruimere bescherming, moet aan de volgende drie voorwaarden zijn voldaan: ten eerste, de gelijkheid of overeenstemming van de conflicterende merken, ten tweede, de bekendheid van het oudere oppositiemerk en, ten derde, het risico dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Deze voorwaarden zijn cumulatief, zodat die bepaling niet van toepassing is indien aan een van die voorwaarden niet is voldaan (zie vernietigingsarrest, punt 31 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
20 In casu acht het Gerecht het opportuun om eerst het tweede onderdeel van het enige middel, betreffende de mate van bekendheid van de oudere merken, te onderzoeken.
21 Met het tweede onderdeel van het enige middel komt verzoekster op tegen de beoordeling van de kamer van beroep dat de mate van bekendheid van de oudere merken op zijn minst gemiddeld is. Dit onderdeel bestaat in essentie uit drie grieven. Met de eerste grief verwijt verzoekster de kamer van beroep dat zij is voorbijgegaan aan het fundamentele belang van de mate van bekendheid van de oudere merken voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009. Dat de kamer van beroep niet is ingegaan op de mate van die bekendheid is „in strijd met het recht”. Met de tweede grief stelt zij dat de oudere merken in werkelijkheid een zeer hoge mate van bekendheid genieten, wat wordt aangetoond door het grote aantal overgelegde bewijzen. Met de derde grief verwijt zij de kamer van beroep dat zij niet heeft erkend dat de oudere merken een groot onderscheidend vermogen hadden, omdat het normale of gemiddelde intrinsieke onderscheidend vermogen ervan aanzienlijk is toegenomen door het uitvoerige gebruik ervan.
22 Het EUIPO betwist verzoeksters argumenten. Het herkwalificeert verzoeksters eerste grief aldus dat de kamer van beroep de precieze mate van bekendheid van de oudere merken had moeten vaststellen. Het merkt op dat de bekendheid van de oudere merken weliswaar een noodzakelijke voorwaarde is voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, maar dat het niet nodig is om in alle gevallen de specifieke mate van die bekendheid vast te stellen. Bijgevolg moet het mogelijk zijn om die beoordeling krachtens dat artikel te verrichten op basis van de kleinst mogelijke mate van bekendheid (dat wil zeggen „op zijn minst”), de hoogste mate van bekendheid (dat wil zeggen „ten hoogste”, „in het beste geval”) of zelfs een zekere bekendheid. Bijgevolg heeft de kamer van beroep in casu geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat de oudere merken „op zijn minst een gemiddelde mate van bekendheid” hebben op het vlak van sportschoenen en sportkleding, die twee verschillende categorieën van waren zijn.
23 In de punten 44 tot en met 61 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep alle bewijzen van de bekendheid van de oudere merken, daaronder begrepen de eerdere beslissingen van de oppositieafdeling, naar behoren beoordeeld. In het bijzonder heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de aan haar overgelegde bijlagen aantoonden dat verzoekster in de loop der jaren aanzienlijke marketinginspanningen had geleverd en met name verschillende atleten en sportteams had gesponsord. Zo bevatten talrijke documenten foto’s van bekende sporters met sportkleding en sportschoenen waarop de oudere merken (of een van de twee) voorkwamen.
24 In punt 62 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep vastgesteld dat het gezamenlijke onderzoek van de door verzoekster overgelegde bewijzen „op zijn minst een gemiddelde mate van bekendheid” van de oudere merken aantoonde voor sportschoenen en sportkleding. Volgens haar waren de documenten in hun geheel beschouwd niet voldoende om bekendheid voor andere waren te bewijzen, aangezien zij niet aantoonden dat het merk bij het relevante publiek voldoende bekend was, wat door marktonderzoek had kunnen worden aangetoond. Al met al bleek uit de overgelegde bewijzen dat de oudere merken intensief en langdurig werden gebruikt en „op zijn minst een gemiddelde mate van bekendheid” genoten voor sportschoenen en sportkleding. In punt 63 van die beslissing heeft de kamer van beroep zich op het standpunt gesteld dat de door verzoekster overgelegde bewijzen over het geheel genomen „op zijn minst een gemiddelde mate van bekendheid” van de oudere merken aantoonden, althans in Duitsland, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Tsjechië.
25 Volgens vaste rechtspraak is een merk bekend in de zin van het Unierecht wanneer het bekend is bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn in een groot deel van het relevante grondgebied. Het bestaan van de bekendheid moet worden beoordeeld rekening houdend met alle relevante omstandigheden van het geval zoals met name het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het merk bekendheid te geven (zie in die zin arrest van 28 juni 2018, EUIPO/Puma,C‑564/16 P, EU:C:2018:509, punten 55 en 56 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
26 Wat de eerste grief betreft, dient te worden geoordeeld dat verzoekster daarmee in wezen stelt dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door niet de precieze mate van bekendheid van de oudere merken vast te stellen of althans door niet uitdrukkelijk rekening te houden met de voor haar gunstigste hypothese.
27 Vooraf zij eraan herinnerd dat de mate van bekendheid een relevante omstandigheid is voor de globale beoordeling van het bestaan van een verband tussen de conflicterende merken (zie in die zin arrest van 27 november 2008, Intel Corporation,C‑252/07, EU:C:2008:655, punten 41 en 42).
28 Met betrekking tot de mate van bekendheid en het onderscheidend vermogen van het oudere merk blijkt bovendien uit de rechtspraak dat hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk zijn, des te gemakkelijker een inbreuk zal kunnen worden vastgesteld (zie arrest van 27 november 2008, Intel Corporation,C‑252/07, EU:C:2008:655, punt 69 en aldaar aangehaalde rechtspraak),
29 Bovendien zij eraan herinnerd dat de bekendheid van het oudere merk, met inbegrip van de mate van bekendheid, weliswaar een van de cumulatieve toepassingsvoorwaarden van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 is, maar deel uitmaakt van de factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van zowel het bestaan van een verband door associatie tussen het oudere merk en het litigieuze merk bij het publiek als het risico dat een van de drie in deze bepaling bedoelde inbreuken zich voordoet [zie arrest van 28 september 2016, Lacamanda Group/EUIPO – Woolley (HENLEY), T‑362/15, niet gepubliceerd, EU:T:2016:576, punt 21 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
30 De beoordeling of het oudere merk bekend is, vormt dus een noodzakelijke stap in het onderzoek van de toepasselijkheid van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009. De toepassing van deze bepaling impliceert dus noodzakelijkerwijs een definitieve conclusie over het al dan niet bestaan van die bekendheid, hetgeen in beginsel uitsluit dat een analyse inzake de eventuele toepassing van deze bepaling wordt ondernomen op basis van een vage hypothese, te weten een hypothese die niet berust op de aanvaarding van een specifieke mate van bekendheid [zie arrest van 28 september 2016, HENLEY, T‑362/15, niet gepubliceerd, EU:T:2016:576, punt 22 en aldaar aangehaalde rechtspraak; zie ook naar analogie arrest van 22 januari 2025, Rain Carbon Germany/EUIPO – Novaresine (NOVARESINE INNOVATION GOES GREEN), T‑1188/23, niet gepubliceerd, EU:T:2025:49, punten 91 en 92].
31 In dit verband dient te worden geoordeeld dat wanneer het EUIPO, zoals in casu, de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 onderzoekt, het niet kan volstaan met de vaststelling dat het oudere merk „op zijn minst een gemiddelde mate” van bekendheid geniet, maar dat het ofwel nauwkeurig de mate van die bekendheid (gemiddeld, hoog of zelfs zeer hoog) moet bepalen, waarbij die factor relevant is voor de globale beoordeling van het verband, ofwel op zijn minst uitdrukkelijk rekening moet houden met de hypothese die het gunstigst is voor de voor het EUIPO in het ongelijk gestelde partij, in casu verzoekster. Gepreciseerd moet worden dat het begrip „in het ongelijk gestelde partij” in deze context verwijst naar de partij waarvan het EUIPO de argumenten inzake de mate van bekendheid verwerpt.
32 Het EUIPO merkt terecht op dat het niet verplicht is om in alle gevallen een precieze mate van bekendheid vast te stellen. In bepaalde passende gevallen (zie de punten 34 en 35 hieronder) staat het het EUIPO dus vrij om bij de beoordeling van de mate van bekendheid gebruik te maken van uitdrukkingen als „op zijn minst” of „ten hoogste”.
33 Evenwel moet worden benadrukt dat het EUIPO in de gevallen waarin het ervoor kiest om uitdrukkingen als „op zijn minst” of „ten hoogste” te gebruiken om de mate van bekendheid te beoordelen, uitdrukkelijk rekening moet houden met de hypothese die het gunstigst is voor de voor het EUIPO in het ongelijk gestelde partij, alvorens a fortiori te kunnen redeneren voor de andere hypothesen die voor deze partij minder gunstig zijn.
34 Wanneer het EUIPO tot de slotsom komt dat er geen verband bestaat of geen inbreuk wordt gemaakt op de reputatie van het betrokken oudere merk, mag het EUIPO de mate van bekendheid dus als „ten hoogste” hoog kwalificeren, rekening houden met de maximale mate, te weten de hoge mate, en a fortiori redeneren voor de hypothesen die minder gunstig zijn voor de in het ongelijk gestelde partij (opposant), namelijk een gemiddelde (of geringe) mate. In dergelijke gevallen mag het EUIPO de mate van bekendheid daarentegen niet kwalificeren als „op zijn minst” gemiddeld zonder uitdrukkelijk rekening te houden met de hypothese die het gunstigst is voor de „in het ongelijk gestelde partij” (opposant), zoals een hoge of zelfs zeer hoge mate van bekendheid. Het feit dat niet uitdrukkelijk rekening is gehouden met de voor opposant gunstigste hypothese leidt immers tot een onjuiste globale beoordeling van het bestaan van het verband, waarvoor de mate van bekendheid van het oudere merk een relevante factor vormt, of tot een onjuiste globale beoordeling van het bestaan van een inbreuk op de reputatie.
35 Omgekeerd mag het EUIPO in gevallen waarin het tot de slotsom komt dat er een verband bestaat tussen de conflicterende merken of dat er sprake is van een inbreuk op de reputatie van het betrokken oudere merk, de mate van bekendheid kwalificeren als „op zijn minst” gemiddeld, rekening houden met de minimale mate, te weten de gemiddelde mate, en a fortiori redeneren voor de hypothesen die minder gunstig zijn voor de in het ongelijk gestelde partij (in dat geval de houder van het litigieuze merk), te weten een hoge of zelfs zeer hoge mate. In dergelijke gevallen mag het EUIPO de mate van bekendheid daarentegen niet als „ten hoogste” hoog kwalificeren zonder uitdrukkelijk rekening te houden met de hypothese die het gunstigst is voor de houder, zoals een gemiddelde (of geringe) mate van bekendheid. Het feit dat niet uitdrukkelijk rekening is gehouden met de voor de houder gunstigste hypothese leidt immers tot een onjuiste globale beoordeling van het bestaan van het verband, waarvoor de mate van bekendheid van het oudere merk een relevante factor vormt, of tot een onjuiste globale beoordeling van het bestaan van een inbreuk op de reputatie.
36 Meer in het algemeen dient te worden geoordeeld dat wanneer het EUIPO in het kader van een beoordeling kiest voor het gebruik van uitdrukkingen als „op zijn minst” of „ten hoogste”, het uitdrukkelijk rekening moet houden met de hypothese die het gunstigst is voor de voor dit bureau in het ongelijk gestelde partij, te weten de partij waarvan het de argumenten betreffende de beoordeling in kwestie afwijst.
37 De verplichting om uitdrukkelijk rekening te houden met de gunstigste hypothese voor de voor het EUIPO in het ongelijk gestelde partij vormt voor dit bureau een bijzondere uitdrukking van de zorgvuldigheidsplicht, volgens welke de bevoegde instelling alle relevante gegevens, feitelijk en rechtens, van het concrete geval zorgvuldig en onpartijdig moet onderzoeken (zie vernietigingsarrest, punt 127 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
38 In casu dient te worden vastgesteld dat de kamer van beroep bij de globale beoordeling van het verband tussen de conflicterende merken niet uitdrukkelijk rekening heeft gehouden met de hypothese die het gunstigst is voor de voor haar in het ongelijk gestelde partij, in casu verzoekster (die zich overigens juist op een dergelijke hypothese beriep), te weten die van een „zeer grote” bekendheid.
39 Het onderhavige geval verschilt dus van de zaak die heeft geleid tot het arrest van 2 oktober 2015, The Tea Board/BHIM – Delta Lingerie (Darjeeling) (T‑627/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:740, punt 83). In die zaak, waarop het EUIPO zich ter terechtzitting heeft beroepen, heeft de kamer van beroep zich uitdrukkelijk niet op een vage hypothese maar op de hypothetische premisse gebaseerd dat de betrokken oudere merken een welbepaalde mate van bekendheid genoten, te weten een uitzonderlijk hoge mate van bekendheid, die overeenkwam met die welke verzoekster, de in die zaak in het ongelijk gestelde partij, voor de bevoegde instanties van het EUIPO wilde aantonen.
40 Aan de vaststelling in punt 38 hierboven kan niet worden afgedaan door de andere argumenten van het EUIPO.
41 Ten eerste betoogt het EUIPO dat de bekendheid van de oudere merken weliswaar een noodzakelijke voorwaarde is voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, maar dat het niet nodig is om in alle gevallen de precieze mate van die bekendheid vast te stellen. Bijgevolg moet het mogelijk zijn om de beoordeling krachtens dat artikel te verrichten op basis van de kleinst mogelijke mate van bekendheid (dat wil zeggen „op zijn minst”) [arresten van 19 juni 2008, Mülhens/BHIM – Spa Monopole (MINERAL SPA), T‑93/06, niet gepubliceerd, EU:T:2008:215, punten 34‑36, en 6 juli 2022, ALO jewelry CZ/EUIPO – Cartier International (ALOve), T‑288/21, niet gepubliceerd, EU:T:2022:420, punten 26 en 72], de hoogste mate van bekendheid (dat wil zeggen „ten hoogste”, „in het beste geval”) (vernietigingsarrest, punt 16) of zelfs een zekere bekendheid [arrest van 9 september 2020, Novomatic/EUIPO – Brouwerij Haacht (PRIMUS), T‑669/19, niet gepubliceerd, EU:T:2020:408, punt 77].
42 In dit verband moet worden opgemerkt dat het Gerecht in het arrest van 19 juni 2008, MINERAL SPA (T‑93/06, niet gepubliceerd, EU:T:2008:215, punten 34‑36), inderdaad heeft geoordeeld dat er sprake was van een „op zijn minst zeer grote” bekendheid en heeft geoordeeld dat dit volstond om de mate van bekendheid van het oudere merk nauwkeurig te bepalen. Anders dan de kamer van beroep in de onderhavige zaak, heeft het Gerecht echter vervolgens geoordeeld dat er sprake was van een inbreuk op de reputatie, waarbij het is uitgegaan van een (op zijn minst) „zeer grote” bekendheid en het zich aldus uitdrukkelijk heeft gebaseerd op de hypothese die het gunstigst was voor de in het ongelijk gestelde partij, de houder van het litigieuze merk. Evenzo heeft het Gerecht in het arrest van 6 juli 2022, ALOve (T‑288/21, niet gepubliceerd, EU:T:2022:420, punten 26 en 72), inderdaad geoordeeld dat het oudere merk „op zijn minst” een gemiddelde mate van bekendheid genoot. In tegenstelling tot de kamer van beroep in de onderhavige zaak heeft het Gerecht echter vervolgens geoordeeld dat er sprake was van een inbreuk op de reputatie, waarbij het is uitgegaan van een (op zijn minst) gemiddelde mate van bekendheid en dus van de hypothese die het gunstigst was voor de in het ongelijk gestelde partij, de houder van het litigieuze merk. Voorts heeft het Gerecht in het deel „Voorgeschiedenis van het geding” van het vernietigingsarrest weliswaar in herinnering gebracht dat de vierde kamer van beroep in de tweede beslissing had geoordeeld dat de aan haar overgelegde gegevens „ten hoogste een zekere bekendheid” aantoonden voor „sportschoenen” van klasse 25, maar dit neemt niet weg dat het zich daarover geenszins heeft uitgesproken in het deel „In rechte” van het vernietigingsarrest. Ten slotte heeft het Gerecht in het arrest van 9 september 2020, PRIMUS (T‑669/19, niet gepubliceerd, EU:T:2020:408, punten 77 en 107), weliswaar eerst vastgesteld dat de oudere merken „een zekere bekendheid” genoten, maar vervolgens gepreciseerd dat deze bekendheid „als gemiddeld” moest worden beschouwd alvorens, anders dan de kamer van beroep in de onderhavige zaak, vast te stellen dat er sprake was van een inbreuk op de reputatie.
43 Geen van de door het EUIPO aangevoerde arresten is dus relevant in de onderhavige zaak, waarin de kamer van beroep niet uitdrukkelijk rekening heeft gehouden met de hypothese die voor de in het ongelijk gestelde partij het gunstigst is.
44 Ten tweede voert het EUIPO aan dat de mate van bekendheid kan variëren naargelang van de specifieke waren en diensten en dat bijgevolg de vaststelling van één enkele mate van bekendheid voor al deze waren en diensten de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 kan vergemakkelijken.
45 Op dit punt volstaat het op te merken dat, aangezien de mate van bekendheid een factor is bij de beoordeling van het bestaan van een verband en die mate kan variëren naargelang van de specifieke waren en diensten, het aan het EUIPO staat om ofwel de precieze mate van bekendheid vast te stellen voor elk van de specifieke waren en diensten waarvoor een ouder merk bekend is, ofwel ten minste voor elk van deze waren en diensten uitdrukkelijk rekening te houden met de voor de in het ongelijke gestelde partij gunstigste hypothese (zie punt 31 hierboven).
46 Ten derde is het EUIPO van mening dat de conclusie van de kamer van beroep dat de oudere merken „op zijn minst een gemiddelde mate van bekendheid” genieten voor „sportschoenen” en “sportkleding” van klasse 25 impliceert dat de bekendheid van deze waren daadwerkelijk zeer groot kan zijn. In antwoord op een schriftelijke vraag van het Gerecht was het EUIPO van mening dat de kamer van beroep „impliciet maar noodzakelijkerwijs” rekening heeft gehouden met de hoge mate van bekendheid van de oudere merken waarop verzoekster aanspraak had gemaakt.
47 In dit verband volstaat het op te merken dat een dergelijke inaanmerkingneming door het EUIPO van de hypothese die voor de voor dat bureau in het ongelijk gestelde partij het gunstigst is, uitdrukkelijk en duidelijk moet gebeuren, en niet impliciet of moeilijk te begrijpen mag zijn.
48 Ten vierde voert het EUIPO aan dat uit de bestreden beslissing niet blijkt dat de kamer van beroep voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 enkel rekening heeft gehouden met de gemiddelde mate van bekendheid van de oudere merken. Volgens het EUIPO volgt integendeel uit de bewoordingen van punt 62 van de bestreden beslissing [bijvoorbeeld: „uit de publicatie ‚Sporting Goods Intelligence ’ (bijlage 9 [...]) blijkt dat [verzoekster] in 2007 een aanzienlijk marktaandeel had voor ‚loopschoenen’, aangezien zij de nummer drie van de wereld was in die sector”, „de oudere merken werden intensief en langdurig gebruikt”] dat de kamer van beroep niet heeft uitgesloten dat de bekendheid van de oudere merken daadwerkelijk groter kon zijn dan gemiddeld. Evenzo blijkt volgens het EUIPO uit punt 78 van de bestreden beslissing, waarin „volledigheidshalve” is vermeld dat „zelfs indien de oudere merken ook een hoge mate van bekendheid genoten voor andere waren van klasse 25 [...], het resultaat hetzelfde zou zijn”, dat de kamer van beroep rekening heeft gehouden met een hoge mate van bekendheid van de oudere merken, althans voor bepaalde waren waarop de oudere merken betrekking hebben, en dus met het „gunstigste scenario” voor verzoekster.
49 Dienaangaande moet worden vastgesteld dat de bestreden beslissing geen enkele uitdrukkelijke en duidelijke aanwijzing bevat dat bij de globale beoordeling van het verband rekening is gehouden met een zeer hoge mate van bekendheid voor sportschoenen of sportkleding. Wat de uit punt 62 van die beslissing aangehaalde passages betreft, moet worden opgemerkt dat zij in het midden staan van de beoordeling van het bestaan en de mate van bekendheid, zowel voor als na de vaststellingen in de punten 62 en 63 van die beslissing volgens welke uit het gezamenlijke onderzoek van de overgelegde bewijzen „op zijn minst een gemiddelde mate van bekendheid” blijkt. Die passages doen dus geenszins af aan de globale vaststelling van de kamer van beroep over de mate van bekendheid. Bovendien komen zij niet voor in de globale beoordeling van het verband. Zij kunnen dus niet aantonen, en zelfs niet suggereren, dat in die context rekening werd gehouden met een grote of zelfs zeer grote bekendheid.
50 Wat de uit punt 78 van de bestreden beslissing aangehaalde passage betreft, buiten het feit dat zij voorkomt in de beoordeling van het bestaan van een inbreuk, heeft zij specifiek betrekking op „andere” waren van klasse 25 dan sportschoenen en sportkleding. Louter op basis van het bijwoord „ook” kan dus niet worden vastgesteld dat bij de globale beoordeling van het verband uitdrukkelijk en duidelijk rekening is gehouden met een grote of zelfs zeer grote bekendheid voor sportschoenen en sportkleding.
51 Dienaangaande moet met betrekking tot het bestaan van een inbreuk in de zin van de derde voorwaarde van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 (zie punt 19 hierboven) worden gepreciseerd dat de kamer van beroep bij haar „volledigheidshalve” uitgevoerde beoordeling in de punten 74 tot en met 78 van de bestreden beslissing evenmin uitdrukkelijk rekening heeft gehouden met de voor verzoekster gunstigste hypothese wat de mate van bekendheid van de oudere merken betreft. De kamer van beroep heeft in punt 77 van deze beslissing namelijk melding gemaakt van de „op zijn minst gemiddelde mate van bekendheid van de oudere merken voor [sport]schoenen en sportkleding” en in de uit punt 78 van die beslissing aangehaalde passage de hypothese van een „hoge mate van bekendheid” voor „andere” waren dan sportschoenen en sportkleding vermeld.
52 Ten vijfde heeft het EUIPO ter terechtzitting gesteld dat verzoekster zich voor zijn instanties niet op een hoge mate van bekendheid had beroepen.
53 Uit de schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep voor de kamer van beroep, die in punt 8 van de bestreden beslissing is samengevat, blijkt evenwel dat verzoekster een „zeer hoge mate van erkenning op de markt” en een „grote bekendheid” van haar oudere merken heeft aangevoerd. Bijgevolg mist deze stelling van het EUIPO feitelijke grondslag. Overigens is zij in tegenspraak met zijn eigen betoog dat de kamer van beroep „impliciet maar noodzakelijkerwijs” rekening heeft gehouden met de door verzoekster aangevoerde hoge mate van bekendheid van de oudere merken (zie punt 46 hierboven).
54 Vastgesteld dient te worden dat de kamer van beroep, door bij de globale beoordeling van het verband tussen de conflicterende merken niet uitdrukkelijk rekening te houden met de voor verzoekster gunstigste hypothese (die deze laatste overigens had aangevoerd), te weten die van een „zeer grote” mate van bekendheid, de in de punten 31 tot en met 37 hierboven vermelde verplichting niet is nagekomen en daardoor blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.
55 De eerste grief van het tweede onderdeel van het enige middel moet dus worden aanvaard.
56 Volgens vaste rechtspraak moet het bestaan van een verband tussen de conflicterende merken – dat een wezenlijke, zij het impliciete voorwaarde voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 vormt – globaal worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Een van deze factoren is met name de mate van bekendheid van het oudere merk (zie vernietigingsarrest, punt 139 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
57 In casu staat het, gelet op de onjuiste rechtsopvatting waarvan de kamer van beroep met betrekking tot de mate van bekendheid van de oudere merken blijk heeft gegeven (zie punt 54 hierboven), niet aan het Gerecht om uitspraak te doen over de mate van die bekendheid en evenmin over de globale beoordeling, door de kamer van beroep, van het bestaan van een verband tussen de conflicterende merken. De kamer van beroep zal deze aspecten dus moeten beoordelen met het oog op de beslissing die zij zal moeten nemen over het beroep dat nog steeds bij haar aanhangig is (zie in die zin vernietigingsarrest, punt 140 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
58 In dit verband zij eraan herinnerd dat het Gerecht niet zelf de mate van bekendheid van de oudere merken mag beoordelen, aangezien het Gerecht overeenkomstig artikel 65, lid 2, van verordening nr. 207/2009 de rechtmatigheid van de beslissingen van het EUIPO toetst. Indien het Gerecht tot de slotsom komt dat een dergelijke beslissing waartegen in beroep is opgekomen, onrechtmatig is, moet het deze beslissing vernietigen. Het Gerecht kan het beroep echter niet verwerpen door zijn eigen motivering in de plaats te stellen van die van de bevoegde instantie van het EUIPO, die de bestreden handeling heeft verricht (zie in die zin arrest van 28 september 2016, HENLEY, T‑362/15, niet gepubliceerd, EU:T:2016:576, punt 25 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
59 Gelet op een en ander en zonder dat de andere onderdelen en de andere grieven van verzoeksters enige middel dienen te worden onderzocht, moet de bestreden beslissing in haar geheel worden vernietigd.
Kosten
60 Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd.
61 Aangezien het EUIPO in het ongelijk is gesteld, dient het overeenkomstig de vordering van verzoekster te worden verwezen in de kosten van het onderhavige beroep. Bovendien heeft verzoekster gevorderd dat het EUIPO wordt verwezen in de kosten die zij in de procedure bij de kamer van beroep heeft gemaakt. Dienaangaande volstaat het op te merken dat het aan de kamer van beroep staat om in het licht van het onderhavige arrest uitspraak te doen over de kosten van de bij haar aanhangige procedure [zie in die zin arrest van 29 mei 2018, Uribe-Etxebarría Jiménez/EUIPO – Núcleo de comunicaciones y control (SHERPA), T‑577/15, EU:T:2018:305, punt 94 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
HET GERECHT (Zesde kamer), rechtdoende, verklaart:
1) De beslissing van de vijfde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 4 juli 2024 (zaak R 2215/2019‑5) wordt vernietigd.
2) Het EUIPO wordt verwezen in de kosten van het onderhavige beroep.
Costeira Kancheva Zilgalvis Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 22 oktober 2025. ondertekeningen
( *1 ) Procestaal: Engels.