Gerecht EU 13 september 2016, T-146/15, ECLI:EU:T:2016:469

De uitspraak op EUR-Lex

Tekst

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

13 september 2016 ( *1 )

„Uniemerk — Procedure tot vervallenverklaring — Uniebeeldmerk dat een veelhoek afbeeldt — Normaal gebruik van het merk — Artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), en artikel 51, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen niet wijzigt”

In zaak T‑146/15,

hyphen GmbH, gevestigd te München (Duitsland), vertegenwoordigd door M. Gail en M. Hoffmann, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door M. Fischer als gemachtigde,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht:

Skylotec GmbH, gevestigd te Neuwied (Duitsland), vertegenwoordigd door M. De Zorti en M. Helfrich, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 9 maart 2015 (zaak R 1506/2014‑4) inzake een procedure tot vervallenverklaring tussen Skylotec en hyphen,

wijst HET GERECHT (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), president, S. Gervasoni en L. Madise, rechters,

griffier: A. Lamote, administrateur,

gezien het op 23 maart 2015 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 1 juli 2015 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het EUIPO,

gezien de op 3 juli 2015 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 17 maart 2016,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 11 juni 2001 heeft de rechtsvoorgangster van verzoekster, hyphen GmbH, bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1)].

2 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het volgende beeldteken in zwart en wit:

3 De waren en diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 3, 5, 9, 24, 25 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: — klasse 3: „Zepen; parfumerieën; etherische oliën, cosmetische middelen”; — klasse 5: „Farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische producten”; — klasse 9: „Duikerpakken, kleding ter bescherming tegen ongevallen, straling en vuur, antiverblindingsbrillen, antiverblindingskleppen, brillen (optische instrumenten), brillenkokers en houders voor contactlenzen, brilmonturen, monturen voor brillen, brillenglazen, optische contactlenzen, tijdmeetinstrumenten”; — klasse 24: „Weefsels en textielproducten (voor zover begrepen in klasse 24)”; — klasse 25: „Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels”; — klasse 42: „Ontwikkeling en ontwerp van textielproducten, met name van kledingstukken, hoofddeksels, accessoires, schoenen en tassen, grafisch tekenen, technisch tekenen, ontwikkeling van producten ter bescherming tegen zonnestraling”.

4 Het merk is op 12 september 2002 onder nummer 2255537 ingeschreven en sindsdien vernieuwd.

5 Op 17 oktober 2012 heeft interveniënte, Skylotec GmbH, op grond van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 tegen het ingeschreven merk een vordering tot vervallenverklaring ingesteld, waarbij zij zich erop beriep dat dit merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal was gebruikt.

6 Bij beslissing van 28 april 2014 heeft de nietigheidsafdeling de vordering tot vervallenverklaring afgewezen voor de volgende waren en diensten: — klasse 9: „Duikerpakken”; — klasse 24: „Weefsels (voor zover begrepen in klasse 24)”; — klasse 25: „Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels”; — klasse 42: „Ontwikkeling en ontwerp van textielproducten, met name van kledingstukken, hoofddeksels, accessoires, schoenen en tassen, ontwikkeling van producten ter bescherming tegen zonnestraling”.

7 De nietigheidsafdeling heeft de vordering tot vervallenverklaring daarentegen toegewezen voor de volgende waren en diensten, waarop het onderhavige beroep geen betrekking heeft: — klasse 3: „Zepen; parfumerieën; etherische oliën, cosmetische middelen”; — klasse 5: „Farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische producten”; — klasse 9: „Kleding ter bescherming tegen ongevallen, straling en vuur, antiverblindingsbrillen, antiverblindingskleppen, brillen (optische instrumenten), brillenkokers en houders voor contactlenzen, brilmonturen, monturen voor brillen, brillenglazen, optische contactlenzen, tijdmeetinstrumenten”; — klasse 24: „Textielproducten (voor zover begrepen in klasse 24)”; — klasse 42: „Grafisch tekenen, technisch tekenen”.

8 De nietigheidsafdeling heeft aangaande de waren en diensten waarvoor de vordering tot vervallenverklaring was afgewezen opgemerkt dat de gebruikte tekens weliswaar verschilden van de vorm waaronder het merk was ingeschreven, maar deze verschillen het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk niet wijzigden, aangezien het verschil slechts een banaal sierelement in de vorm van een ellips betrof, dat geen eigen onderscheidend vermogen bezat.

9 De gebruikte tekens hadden de volgende vormen (hierna respectievelijk: „teken nr. 1”, „teken nr. 2” en „teken nr. 3”), waarbij het enige verschil tussen teken nr. 1 en teken nr. 2 erin bestond dat de kleur hemelsblauw in plaats van zwart werd gebruikt.

10 Op 13 juni 2014 heeft interveniënte krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.

11 Bij beslissing van 9 maart 2015 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vierde kamer van beroep van het EUIPO het beroep toegewezen en de rechten van verzoekster vervallen verklaard voor de resterende waren en diensten, namelijk de in punt 6 supra vermelde waren en diensten. Anders dan de nietigheidsafdeling heeft zij geoordeeld dat geen bewijs was geleverd van het rechtsinstandhoudende gebruik van het Uniemerk, noch in de ingeschreven vorm, noch in een vorm die een toelaatbare afwijking vormde overeenkomstig artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van verordening nr. 207/2009 (punt 9 van de bestreden beslissing).

12 De kamer van beroep heeft in punt 24 van de bestreden beslissing geoordeeld dat de door de nietigheidsafdeling gevolgde methode onjuist was, omdat zij ervan was uitgegaan dat de vraag of het onderscheidend vermogen van het merk was gewijzigd, afhing van de vraag of, afzonderlijk bezien, de toegevoegde vormgeving op zich onderscheidend was. Volgens de kamer van beroep was echter niet het onderscheidend vermogen van het toevoegsel van belang, maar het onderscheidend vermogen, of meer specifiek het „kenmerkende” vermogen, van het merk in de ingeschreven vorm. De kamer van beroep heeft daaraan toegevoegd dat moest worden onderzocht of laatstgenoemd vermogen was gewijzigd door het toevoegsel.

13 Vervolgens heeft de kamer van beroep in punt 25 van de bestreden beslissing overwogen dat het merk in zijn ingeschreven vorm een louter grafisch teken was, dat zeer eenvoudig was vormgegeven, en dat het mogelijk kon worden opgevat als een hondenbot of een halter, maar in geen geval als een koppelteken (in het Engels: „hyphen”). In punt 26 van de bestreden beslissing heeft zij bijgevolg vastgesteld dat toevoegingen of wijzigingen, in het geval van zo uiterst eenvoudige tekens, des te gemakkelijker de totaalindruk die door het teken wordt opgeroepen konden wijzigen. Volgens de kamer van beroep houdt „onderscheidend vermogen” in de zin van artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van verordening nr. 207/2009 niet de geschiktheid in om te dienen als aanduiding van de herkomst, maar simpelweg de totaalindruk.

14 In punt 27 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep het volgende overwogen: „In de opgeroepen totaalindruk heeft de gebruikte vorm een duidelijk verschillend effect. [In] de gebruikte vorm hebben de buitenste cirkel en de centrale zone samen eerder het effect van de afbeelding van een knoop. De associatie met een hondenbot, die [in] de ingeschreven vorm mogelijk is, verdwijnt. Over het geheel genomen volgt het onderscheidend vermogen van de gebruikte vorm uit een grafische totaalindruk, waaraan de buitenste cirkel en de centrale zone op dezelfde wijze en onlosmakelijk deelhebben. Juist omdat zowel de ingeschreven vorm als de gebruikte vorm de meest eenvoudige geometrische basisvormen gebruikt, is de totaalindruk anders.”

15 Onder verwijzing naar de rechtspraak van het Gerecht heeft de kamer van beroep in de punten 28 en 29 van de bestreden beslissing vervolgens aangegeven dat het was toegelaten de merken te moderniseren om ze aan te passen aan de actuele smaak. Niettemin kon volgens haar aan de ingeschreven vorm de naam van de fabrikant of andere aanduidingen als onderscheidend teken op het etiket worden toegevoegd, die in de ruimte duidelijk uitkwamen. Zo is de toevoeging van het woordelement „hyphen c” volgens de kamer van beroep toelaatbaar, maar niet de buitenste cirkel. Indien men zich de gebruikte vorm voorstelt zonder de cirkel, kan deze cirkel op zich immers al geen merk vormen. Nog minder kan de gebruikte vorm in gedachten worden verdeeld in twee afzonderlijke afbeeldingen. De buitenste cirkel omgeeft het centrale deel, zodat hij niet afzonderlijk bestaat.

16 Bovendien heeft de kamer van beroep in de punten 31 tot en met 39 van de bestreden beslissing alleen de bewijzen onderzocht met betrekking tot de waren van klasse 24 en de diensten van klasse 42, die ter beoordeling aan de nietigheidsafdeling waren voorgelegd. Zij heeft, ten eerste, overwogen dat het bewijs van het gebruik van het oudere merk voor de waren van klasse 24 op andere gronden faalde, namelijk in wezen het ontbreken van afdoende bewijs (punten 31 en 32 van de bestreden beslissing), en, ten tweede, dat de overgelegde stukken voor de diensten van klasse 42 totaal ongeschikt waren als bewijs van het gebruik voor deze diensten (punten 33‑39 van de bestreden beslissing).

17 Gelet op al deze overwegingen heeft de kamer van beroep de beslissing van de nietigheidsafdeling, die een deel van interveniëntes beroep had verworpen, gedeeltelijk vernietigd, zodat alle rechten van verzoekster op het ingeschreven merk vervallen zijn verklaard, met inbegrip van de rechten met betrekking tot de waren en diensten van de klassen 9, 24, 25 en 42.

18 Bovendien werd het ingeschreven merk in de bestreden beslissing in de volgende vorm afgebeeld:

19 Bij wijzigingsbeslissing van 26 mei 2015, dit wil zeggen vastgesteld twee maanden nadat verzoekster het onderhavige beroep had ingesteld, heeft de kamer van beroep gepreciseerd dat de bestreden beslissing een licht gewijzigde afbeelding van het ingeschreven merk bevatte, namelijk de in punt 18 supra weergegeven afbeelding, in plaats van de afbeelding in punt 2 supra. De kamer van beroep heeft geoordeeld dat het een schrijffout in de vorm van een onjuiste weergave betrof, die ambtshalve moest worden gecorrigeerd overeenkomstig regel 53 van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 van de Raad (PB 1995, L 303, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1041/2005 van de Commissie van 29 juni 2005 (PB 2005, L 172, blz. 4).

Conclusies van partijen

20 Verzoekster verzoekt het Gerecht: — de bestreden beslissing te vernietigen; — het EUIPO te verwijzen in de kosten.

21 Het EUIPO en interveniënte verzoeken het Gerecht: — het beroep te verwerpen; — verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

22 Verzoekster beroept zich op één middel, in het kader waarvan zij in wezen stelt dat de kamer van beroep artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden door te oordelen dat het ingeschreven merk niet rechtsinstandhoudend is gebruikt.

23 In herinnering dient te worden gebracht dat de wetgever blijkens overweging 10 van verordening nr. 207/2009 van mening was dat de bescherming van het oudere merk enkel gerechtvaardigd was voor zover dit merk daadwerkelijk werd gebruikt. In lijn met deze overweging bepaalt artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 dat de rechten van de houder van het Uniemerk, met name op vordering bij het EUIPO, vervallen worden verklaard wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de Europese Unie is gebruikt voor de waren en diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken.

24 Bovendien wordt volgens artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van verordening nr. 207/2009 als gebruik van het Uniemerk beschouwd het gebruik ervan „in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, niet wijzigt”.

25 Opgemerkt zij dat uit de bewoordingen van artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van verordening nr. 207/2009 rechtstreeks volgt dat het gebruik van het merk in een vorm die afwijkt van die waarin het is ingeschreven wordt beschouwd als een gebruik in de zin van de eerste alinea van dat artikel, voor zover het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, niet wordt gewijzigd [arrest van 18 juli 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C‑252/12, EU:C:2013:497, punt 21; zie ook in die zin arresten van 8 december 2005, Castellblanch/BHIM – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, punt 30; van 10 juni 2010, Atlas Transport/BHIM – Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T‑482/08, niet gepubliceerd, EU:T:2010:229, punten 28 en 29, en van 24 mei 2012, TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft/BHIM – Comercial Jacinto Parera (MAD), T‑152/11, niet gepubliceerd, EU:T:2012:263, punt 15].

26 Het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van verordening nr. 207/2009 houdt in dat dit merk zich ertoe leent de waar waarvoor de inschrijving is aangevraagd te identificeren als zijnde afkomstig van een bepaalde onderneming, en dus deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden (zie arrest van 18 juli 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C‑252/12, EU:C:2013:497, punt 22en aldaar aangehaalde rechtspraak; zie ook in die zin arresten van 29 april 2004, Procter & Gamble/BHIM, C‑468/01 P–C‑472/01 P, EU:C:2004:259, punt 32; van 8 mei 2008, Eurohypo/BHIM, C‑304/06 P, EU:C:2008:261, punt 66, en van 12 juli 2012, Smart Technologies/BHIM, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, punt 23).

27 Opgemerkt zij dat artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van verordening nr. 207/2009 betrekking heeft op het geval waarin een ingeschreven nationaal merk of Uniemerk in het economisch verkeer wordt gebruikt in een vorm die lichtjes afwijkt van de vorm waarin het is ingeschreven. Deze bepaling, die vermijdt dat een strikte overeenstemming van de gebruikte vorm van het merk met de ingeschreven vorm ervan wordt geëist, staat de houder van het ingeschreven merk toe tijdens het commerciële gebruik ervan variaties aan het teken aan te brengen waardoor het, zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd, beter inspeelt op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren of diensten. Overeenkomstig het doel van deze bepaling moet de materiële werkingssfeer ervan worden geacht te zijn beperkt tot situaties waarin het teken dat door de houder van een merk concreet wordt gebruikt ter aanduiding van de waren of diensten waarvoor dit merk is ingeschreven, de vorm is waarin ditzelfde merk commercieel wordt gebruikt. Wanneer in dergelijke situaties de vorm van het in het economisch verkeer gebruikte teken slechts op verwaarloosbare punten afwijkt van de vorm waarin dit teken is ingeschreven, zodat de twee tekens kunnen worden geacht globaal equivalent te zijn, kan volgens bovengenoemde bepaling worden voldaan aan de verplichting van gebruik van het ingeschreven merk door het leveren van het bewijs van het gebruik van het teken in de in het economisch verkeer gebruikte vorm [arresten van 23 februari 2006, Il Ponte Finanziaria/BHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, EU:T:2006:65, punt 50; van 10 juni 2010, ATLAS TRANSPORT, T‑482/08, niet gepubliceerd, EU:T:2010:229, punt 30, en van 5 december 2013, Olive Line International/BHIM – Carapelli Firenze (Maestro de Oliva), T‑4/12, niet gepubliceerd, EU:T:2013:628, punt 23; zie ook in die zin arrest van 18 juli 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C‑252/12, EU:C:2013:497, punt 29; zie ook naar analogie arrest van 25 oktober 2012, Rintisch, C‑553/11, EU:C:2012:671, punten 21 en 22].

28 De vaststelling van een wijziging van het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk vereist dus een onderzoek van het onderscheidende en dominerende karakter van de toegevoegde elementen op basis van de intrinsieke kwaliteiten van elk van deze elementen en van hoe de verschillende elementen in de configuratie van het merk zich tot elkaar verhouden [zie arrest van 10 juni 2010, ATLAS TRANSPORT, T‑482/08, niet gepubliceerd, EU:T:2010:229, punt 31en aldaar aangehaalde rechtspraak; arresten van 5 december 2013, Maestro de Oliva, T‑4/12, niet gepubliceerd, EU:T:2013:628, punt 24, en van 12 maart 2014, Borrajo Canelo/BHIM – Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T‑381/12, niet gepubliceerd, EU:T:2014:119, punt 30].

29 Voor een dergelijke vaststelling dient ook rekening te worden gehouden met de intrinsieke kwaliteiten en inzonderheid het grotere of minder grote onderscheidend vermogen van het oudere merk dat alleen wordt gebruikt als element van een samengesteld merk of samen met een ander merk. Hoe kleiner het onderscheidend vermogen ervan, des te gemakkelijker zal dit immers worden gewijzigd door de toevoeging van een element dat zelf onderscheidend is, en des te meer zal het betrokken merk zijn geschiktheid om te worden opgevat als een aanduiding van de herkomst van de waar verliezen. Ook het omgekeerde moet worden vastgesteld [arrest van 24 september 2015, Klement/BHIM – Bullerjan (Vorm van een oven), T‑317/14, niet gepubliceerd, EU:T:2015:689, punt 33].

30 Bovendien kan volgens de rechtspraak, wanneer een merk wordt gevormd door of bestaat uit meerdere elementen, en een of meerdere daarvan niet onderscheidend zijn, de wijziging van deze elementen of het weglaten ervan het onderscheidend vermogen van het merk in zijn geheel niet aantasten [zie arrest van 21 januari 2015, Sabores de Navarra/BHIM – Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA), T‑46/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:39, punt 37en aldaar aangehaalde rechtspraak].

31 Bovendien zij eraan herinnerd dat voor de toepassing van artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van verordening nr. 207/2009 is vereist dat de toevoegingen aan het ingeschreven merk het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven niet wijzigen, met name vanwege hun ondergeschikte plaats in het teken of hun geringe onderscheidend vermogen [arrest van 21 juni 2012, Fruit of the Loom/BHIM – Blueshore Management (FRUIT), T‑514/10, niet gepubliceerd, EU:T:2012:316, punt 38].

32 In het licht van deze overwegingen moet worden onderzocht of de kamer van beroep in punt 9 van de bestreden beslissing terecht heeft geoordeeld dat geen bewijs was geleverd van het rechtsinstandhoudende gebruik van het Uniemerk, noch in de ingeschreven vorm, noch in een vorm die een toelaatbare afwijking vormde overeenkomstig artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder b), van verordening nr. 207/2009.

33 De kamer van beroep heeft de beslissing van de nietigheidsafdeling in wezen vernietigd op grond dat, zoals blijkt uit punt 24 van de bestreden beslissing, de nietigheidsafdeling zich ertoe had beperkt vast te stellen, afzonderlijk bezien, of de toegevoegde vormgeving op zich onderscheidend was. De kamer van beroep heeft in hetzelfde punt daarentegen geoordeeld dat moest worden bepaald of het onderscheidend vermogen van het merk in de ingeschreven vorm was gewijzigd door het toevoegsel. Ook was volgens de kamer van beroep het ingeschreven merk een louter grafisch teken, dat zeer eenvoudig was vormgegeven (punt 25 van de bestreden beslissing) en dat in het geval van zo uiterst eenvoudige tekens, toevoegingen of wijzigingen des te gemakkelijker de totaalindruk die door het teken wordt opgeroepen konden wijzigen (punt 26 van de bestreden beslissing). Verder oordeelde de kamer van beroep dat onderscheidend vermogen in de zin van artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van verordening nr. 207/2009 niet de geschiktheid om te dienen als aanduiding van de herkomst inhield, maar simpelweg de totaalindruk.

34 Bovendien heeft de kamer van beroep in punt 28 van de bestreden beslissing opgemerkt dat voor de door verzoekster gebruikte vorm niet meer van een „gemoderniseerde” vorm kon worden gesproken.

35 De kamer van beroep heeft in punt 29 van de bestreden beslissing aangegeven dat aan deze conclusie niet kon worden afgedaan door het feit dat het absoluut is toegelaten een merk te gebruiken zoals ingeschreven, samen met andere onderscheidende tekens. De toevoeging van extra elementen heeft aldus andere gevolgen dan de weglating van elementen uit de ingeschreven vorm. In dergelijke gevallen dient volgens de kamer van beroep echter te worden vereist dat het toevoegsel een autonoom „element” is, in die zin dat het op zich als merk zou kunnen dienen en in de gebruikte vorm ook als autonoom merk zou kunnen worden erkend.

36 Met deze vaststellingen is de kamer van beroep uitgegaan van onjuiste rechtsopvattingen inzake het onderzoek van het ingeschreven merk, nog vóór dit onderzoek in concreto aan te vatten.

37 Ten eerste vereist de vaststelling van een wijziging van het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk, zoals blijkt uit de in punt 28 supra vermelde rechtspraak, een onderzoek van het onderscheidende en dominerende karakter van de toegevoegde elementen op basis van de intrinsieke kwaliteiten van elk van deze elementen en van hoe de verschillende elementen in de configuratie van het merk zich tot elkaar verhouden.

38 Anders dan de kamer van beroep in punt 24 van de bestreden beslissing heeft geoordeeld, moest dus, zoals de nietigheidsafdeling had gedaan, in casu het toegevoegde element worden onderzocht op basis van de intrinsieke kwaliteit ervan en van de plaats van dit element in de configuratie van het merk.

39 Ten tweede is de kamer van beroep door in punt 26 van de bestreden beslissing aan te geven dat het „onderscheidend vermogen [...] niet de geschiktheid om te dienen als aanduiding van de herkomst inhoudt”, afgeweken van de in punt 26 supra vermelde rechtspraak van het Hof volgens welke het onderscheidend vermogen van een merk daarentegen inhoudt dat het merk zich ertoe leent de waar waarvoor de inschrijving is aangevraagd als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

40 Daaruit volgt dat de kamer van beroep, ten eerste, door het toegevoegde element niet overeenkomstig de rechtspraak te onderzoeken en, ten tweede, door artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van verordening nr. 207/2009 onjuist uit te leggen, blijk heeft gegeven van onjuiste rechtsopvattingen. Derhalve moet worden onderzocht of deze onjuiste rechtsopvattingen gevolgen hebben gehad voor de rechtmatigheid van de bestreden beslissing.

41 In de eerste plaats dienen teken nr. 1 en teken nr. 2 te worden onderzocht.

42 Ten eerste zij opgemerkt dat het ingeschreven merk zijn onderscheidend vermogen haalt uit de aanwezigheid van het enige beeldelement waaruit het bestaat, dat uit hoofde van de inschrijving ervan zelf een minimaal onderscheidend vermogen bezit.

43 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat het Hof reeds heeft geoordeeld dat teneinde artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 niet te schenden, een zekere mate van onderscheidend vermogen moet worden toegekend aan een ingeschreven merk. Daaruit volgt dat niet kan worden vastgesteld dat ingeschreven merken soortnamen zijn, die beschrijvend zijn of elk onderscheidend vermogen missen, omdat anders hun geldigheid in een procedure tot vervallenverklaring ter discussie zou worden gesteld, zodat artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 zou worden geschonden (zie in die zin arrest van 24 mei 2012, Formula One Licensing/BHIM, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, punten 47, 51 en 52).

44 Ook al moest het ingeschreven merk worden geacht geen groot onderscheidend vermogen te hebben, er moet bijgevolg echter een minimaal onderscheidend vermogen aan worden toegekend, vanwege de inschrijving ervan.

45 Ten tweede zij opgemerkt dat – zoals de nietigheidsafdeling reeds had vastgesteld – het toegevoegde element in teken nr. 1 en een van de toegevoegde elementen in teken nr. 2, namelijk de cirkel, doordat deze alleen bestaat in een van de meest eenvoudige en gangbare vormen en een geometrische basisfiguur is, onderscheidend vermogen mist, zodat hij geen onderscheidend of dominerend karakter heeft in de structuur van het ingeschreven merk [zie in die zin arrest van 24 november 2005, GfK/BHIM – BUS (Online Bus), T‑135/04, EU:T:2005:419, punt 40].

46 Ten derde kan op basis van de dikte van de gebruikte lijn van de cirkel niet worden vastgesteld dat het toegevoegde element onderscheidend vermogen bezit. Het onderscheid dat het EUIPO ter terechtzitting heeft gemaakt, dat het ingeschreven merk werd gewijzigd omdat de cirkel het niet omrandt, maar het omgeeft, lijkt enigszins artificieel. De cirkel omgeeft het ingeschreven merk immers, en heeft, door de grens eromheen aan te geven, ook tot gevolg dat er een rand rond wordt geplaatst, dit wil zeggen, het te omranden.

47 Ten vierde kan, anders dan de kamer van beroep in punt 27 van de bestreden beslissing heeft vastgesteld, niet worden geoordeeld dat de toevoeging van de cirkel aan het ingeschreven merk aanleiding heeft gegeven tot een soort transformatie, in die zin dat volgens de vaststellingen van de kamer van beroep teken nr. 1 en teken nr. 2 eerder een knoop kunnen afbeelden, terwijl het ingeschreven merk doet denken aan een hondenbot of een halter.

48 Bijgevolg heeft de kamer van beroep in punt 27 van de bestreden beslissing ten onrechte geoordeeld dat „[i]n de gebruikte vorm de buitenste cirkel en de centrale zone een eenheid vorm[d]en” en dat „[d]e buitenste cirkel en de centrale zone samen eerder het effect van de afbeelding van een knoop [hadden]”, aangezien de cirkel weliswaar niet kan worden beschouwd als bijkomstig in de totaalindruk, maar toch autonoom is ten aanzien van de vorm waarin het merk is ingeschreven, omdat men het merk slechts ziet als een cirkel en een beeldelement die naast elkaar zijn geplaatst, zonder dat de totaalindruk kan worden geacht bij het publiek een dusdanig verschillende perceptie tussen het merk zoals ingeschreven en het merk zoals gewijzigd op te roepen, dat dit gewijzigde merk bij het publiek een ander beeld suggereert dan het beeld dat alleen het ingeschreven merk geeft.

49 Dienaangaande moet worden vastgesteld dat het ingeschreven merk zijn onderscheidend vermogen behoudt, of het nu wordt afgebeeld in zijn ingeschreven vorm of omgeven door een cirkel, zonder dat met willekeurige en noodzakelijkerwijze onjuiste vergelijkingen moet worden gepoogd een verband te leggen tussen het aangevraagde merk en een bekend voorwerp, namelijk een halter of een hondenbot, terwijl een ander verband wordt gelegd tussen teken nr. 1 en teken nr. 2 en een ander bekend voorwerp, namelijk een knoop, hetgeen kennelijk niet blijkt uit een onderzoek van de voornoemde elementen.

50 Ten vijfde kan evenmin worden vastgesteld dat het ingeschreven merk en het extra element een onlosmakelijk geheel vormen, aangezien het toegevoegde element, ook al is het niet bijkomstig, naast het ingeschreven merk wordt geplaatst, zonder daarmee echter op zodanige wijze samen te vallen dat het publiek, wanneer het wordt geconfronteerd met het merk zoals ingeschreven en met teken nr. 1 en teken nr. 2, de indruk heeft dat deze tekens doen denken aan verschillende concepten of verwijzen naar verschillende betekenissen. Vastgesteld zij dus dat teken nr. 1 en teken nr. 2 globaal equivalent zijn aan het merk zoals ingeschreven.

51 Dienaangaande zij er nu al aan herinnerd dat het Gerecht in de punten 40 en 41 van het arrest van 24 mei 2012, MAD (T‑152/11, niet gepubliceerd, EU:T:2012:263), impliciet maar noodzakelijkerwijze had geoordeeld dat het feit dat het ingeschreven merk in genoemde zaak was omgeven door een blazoen, het onderscheidend vermogen van het merk zoals het was ingeschreven, niet kon wijzigen.

52 Het kan inderdaad niet worden betwist dat hoe kleiner het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk is, des te gemakkelijker dit onderscheidend vermogen zal worden gewijzigd door de toevoeging van een element dat zelf onderscheidend is, en des te meer het betrokken merk zijn geschiktheid om te worden opgevat als een aanduiding van de herkomst van de waar zal verliezen, waarbij ook het omgekeerde moet worden vastgesteld (zie in die zin arrest van 24 september 2015, Vorm van een oven, T‑317/14, niet gepubliceerd, EU:T:2015:689, punt 33). Vastgesteld zij echter ook dat in casu louter de toevoeging aan het ingeschreven merk, in teken nr. 1 en teken nr. 2, van een element dat zozeer elk onderscheidend vermogen mist als een cirkel, niet tot gevolg kan hebben dat dit merk wordt gewijzigd, omdat anders in de praktijk zou worden afgedaan aan de mogelijkheid voor de houders van merken, die zoals het ingeschreven merk bestaan uit één beeldelement, om het ingeschreven merk aan te passen aan de actuele smaak om het te moderniseren.

53 In de totaalindruk ligt het onderscheidende en dominerende element van het gebruikte teken in de vorm die voortvloeit uit het ingeschreven merk, aangezien de cirkel elk onderscheidend vermogen mist. Teken nr. 1 en teken nr. 2 halen hun onderscheidend vermogen bijgevolg nog steeds uit de vorm zoals ingeschreven, zodat de consument het beeldelement zal blijven opvatten als een aanduiding van de commerciële herkomst.

54 Voorts is het gebruik van de kleur hemelsblauw in teken nr. 2 niet bijzonder origineel, zodat deze kleur onderscheidend noch dominerend is en het evenmin mogelijk maakt vast te stellen dat het merk zoals ingeschreven hierdoor is gewijzigd (zie in die zin arrest van 24 mei 2012, MAD, T‑152/11, niet gepubliceerd, EU:T:2012:263, punt 41).

55 Daaruit volgt dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting die de rechtmatigheid van de bestreden beslissing aantast wat de vaststelling van de wijziging van het merk zoals ingeschreven door de cirkel betreft.

56 In de tweede plaats, wat teken nr. 3 betreft, dient te worden opgemerkt dat dit bestaat uit drie elementen, namelijk het ingeschreven merk, de cirkel daaromheen en het woordelement „hyphen c” onder de beeldelementen, geschreven in gestileerde drukletters, die met name worden gekenmerkt door het feit dat de letter „y” doorloopt onder de letter „h”.

57 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat men er zich in geval van gelijktijdig gebruik van verschillende tekens voor de toepassing van artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van verordening nr. 207/2009 van dient te vergewissen dat een dergelijk gebruik het onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken niet wijzigt, met name gelet op de commerciële praktijken in de sector (arrest van 24 september 2015, Vorm van een oven, T‑317/14, niet gepubliceerd, EU:T:2015:689, punt 31; zie ook in die zin arrest van 8 december 2005, CRISTAL CASTELLBLANCH, T‑29/04, EU:T:2005:438, punten 33 en 34).

58 Het gebruik van een beeldelement samen met een woordelement op eenzelfde stof of kledingstuk doet echter niet af aan de identificatiefunctie van het ingeschreven merk, aangezien het in de betrokken sector mogelijk niet ongebruikelijk is om een beeldelement naast een woordelement te plaatsen dat kan verwijzen naar de ontwerper of de fabrikant ervan, zonder dat het beeldelement zijn autonome identificatiefunctie in de totaalindruk verliest. Deze vaststelling geldt voor alle in punt 6 supra vermelde waren en diensten.

59 Bijgevolg zal de aandacht van de consument bij het zien van teken nr. 3 zowel naar het woordelement als naar het beeldelement gaan.

60 Daaruit volgt dat voor teken nr. 3 louter de toevoeging van het woordelement „hyphen c” niet kan worden geacht het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk te wijzigen, zoals de kamer van beroep in punt 29 van de bestreden beslissing in wezen heeft vastgesteld.

61 In de derde plaats zij opgemerkt dat de kamer van beroep voor de waren van klasse 24 en de diensten van klasse 42 heeft overwogen, ten eerste, dat het bewijs van het gebruik van het oudere merk voor de waren van klasse 24 op andere gronden faalde, namelijk in wezen het ontbreken van afdoende bewijs (punten 31 en 32 van de bestreden beslissing), en, ten tweede, dat de overgelegde stukken voor de diensten van klasse 42 totaal ongeschikt waren als bewijs van het gebruik voor deze diensten (punten 33‑39 van de bestreden beslissing).

62 De kamer van beroep heeft bijgevolg de vervallenverklaring uitgesproken op twee verschillende en onderling onafhankelijke gronden, namelijk, ten eerste, de wijziging van het ingeschreven merk en, ten tweede, het ontbreken van bewijs van het normale gebruik van het merk.

63 Verzoekster heeft laatstgenoemde vaststelling van de kamer van beroep niet betwist en heeft bijgevolg niet ontkend dat het teken niet was gebruikt voor waren van klasse 24 en heeft evenmin aangegeven waarom de door haar overgelegde bewijzen moesten worden geacht het gebruik van het ingeschreven merk voor diensten van klasse 42 daadwerkelijk te kunnen bewijzen. In antwoord op een door het Gerecht ter terechtzitting gestelde vraag heeft verzoekster niet betwist dat zij in haar verzoekschrift geen specifieke argumenten had ontwikkeld tegen de punten 31 tot en met 39 van de bestreden beslissing.

64 Daaruit volgt dat, los van de gestelde wijziging van het ingeschreven merk, de bestreden beslissing gedeeltelijk moet worden aanvaard, voor zover de kamer van beroep heeft geoordeeld dat het normale gebruik van dit merk niet was bewezen voor de waren van klasse 24 en de diensten van klasse 42, aangezien verzoekster niet is opgekomen tegen deze andere onderscheiden grond waarop de beslissing voor deze waren ook was gebaseerd, namelijk het ontbreken van bewijs van het normale gebruik, zodat de vordering tot vernietiging in dit opzicht moet worden afgewezen.

65 In de vierde plaats, wat daarentegen de waren van de klassen 9 en 25 betreft, moet de bestreden beslissing worden vernietigd, aangezien de kamer van beroep het ingeschreven merk vervallen heeft verklaard, louter op basis van de vaststelling dat dit was gewijzigd. Zoals blijkt uit de punten 33 tot en met 55 supra, heeft de kamer van beroep door vast te stellen dat het gebruik van teken nr. 1 en teken nr. 2 een wijziging van het ingeschreven merk betrof, echter artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van verordening nr. 207/2009 geschonden, waardoor de rechtmatigheid van de bestreden beslissing is aangetast.

66 Uit een en ander vloeit voort dat het enige middel wordt aanvaard, zodat de bestreden beslissing moet worden vernietigd voor zover de kamer van beroep heeft geoordeeld dat de rechten van de houdster van het ingeschreven merk vervallen moesten worden verklaard voor de waren van de klassen 9 en 25.

Kosten

67 Volgens artikel 136, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Aangezien het EUIPO op de voornaamste punten in het ongelijk is gesteld, dient het overeenkomstig verzoeksters vordering in zijn eigen kosten en in haar kosten te worden verwezen.

68 Overeenkomstig artikel 138, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering kan het Gerecht beslissen dat een interveniënt zijn eigen kosten zal dragen. In casu zal interveniënte, die heeft geïntervenieerd aan de zijde van het EUIPO, haar eigen kosten dragen.

HET GERECHT (Tweede kamer), rechtdoende, verklaart:

1) De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 9 maart 2015 (zaak R 1506/2014‑4) inzake een procedure tot vervallenverklaring tussen Skylotec GmbH en hyphen GmbH wordt vernietigd voor zover de kamer van beroep heeft geoordeeld dat de rechten van de houdster van het ingeschreven Uniemerk vervallen moesten worden verklaard voor de waren van de klassen 9 en 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

2) Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3) Het EUIPO wordt verwezen in zijn eigen kosten alsook in die van hyphen.

4) Skylotec zal haar eigen kosten dragen.

Martins Ribeiro Gervasoni Madise Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 13 september 2016. ondertekeningen

( *1 ) Procestaal: Duits.

Aangehaalde uitspraken